司法官/律師|法律新訊即時報|池錚|商標之指示性合理使用

2019/12/06
司法官/律師|法律新訊即時報|池錚|商標之指示性合理使用
於民國(下同)100年商標法修法,新增商標法(下同)第36條第1項第1款,並於其中立法理由中,提及有關商標合理使用,包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種,且二者均……司法官/律師/商標法/智慧財產法

商標之指示性合理使用

撰文/池錚

.律師高考及格
.志光公職講師

.臺北大學法律系民法組碩士

壹、發想緣由

於民國(下同)100年商標法修法,新增商標法(下同)第36條第1項第1款:「以符合商業交易習慣之誠實信用方法,表示自己之姓名、名稱,或其商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、用途、產地或其他有關商品或服務本身之說明,非作為商標使用者。」並於其中立法理由中,提及有關商標合理使用,包括描述性合理使用及指示性合理使用兩種,且二者均非作為自己商標使用,均不受商標權效力所拘束,另均為我國實務上所肯認,爰參考德國商標法第23條規定,予以立法

是以100年修法將商標合理使用之態樣予以明文化。然而指示性合理使用於法條要件上尚非明確。因而於今年(108年),經濟部所提出商標法修正草案中,即欲明確不受商標效力拘束之指示性合理使用[1],故本文藉此針對指示性合理使用予以說明。

 

貳、指示性合理使用之說明與比較

所謂指示性合理使用,係指第三人以他人之商標指示該他人(即商標權人)或該他人之商品或服務;相比之下,所謂描述性合理使用,指第三人以他人商標來描述自己商品或服務之名稱、形狀、品質、性質、特性、產地等,此種方式之使用,並非利用他人商標指示商品或服務來源之功能,純粹作為第三人商品或服務本身之說明。

前者指示性合理使用係自己用他人商標來描述他人商品或服務,後者描述性合理使用則係自己使用他人商標來描述自己商品或服務[2]

再分別舉例說明之,前者指示性合理使用,如筆記型電腦,其中使用作業系統為Windows、處理器為Intel,則在機身上放有WindowsIntel商標,即為指示性合理使用。而後者描述性合理使用,如台東池上米聞名遐邇,台東縣池上鄉公所即將「池上米」註冊為商標,須由台東縣池上鄉公所蓋有「池上米」之證明標章,方得使用「池上米」這個商標,但如僅係標註產地為池上鄉,則屬於描述性合理使用,不生侵害商標之虞[3]

縱上,比較指示性及描述性合理使用後,可知指示性特止利用他人商標指示該他人商品或服務來源之功能,用以表示自己商品或服務之品質、性質、特性、用途等。相類使用情形較常出現之類型有三:

一、比較性廣告

二、 維修服務

三、用以表示自己零組件產品與商標權人之產品相容。

 

參、相關法院判決_智慧財產法院105年度民商上字第12號民事判決

一、案件事實

香O兒集團世界知名之服飾、香水、化粧品、鞋類、皮件、首飾等商品之產銷公司,並以「香O兒」或「CXXXXL」、「(雙X圖)」及「(香O兒香水瓶圖)」等為相關事業或消費者普遍認知之著名商標,業經經濟部智慧財產局核准註冊,商標權迄今仍然有效。詎寶O公司為慶祝30週年慶,舉辦「時尚周年慶抽經典香奈兒」之抽獎活動,在未經香O兒集團同意且取得合法授權前,即基於行銷之目的,在其全國所營分店之廣告看板、旗幟、布條、貼紙、立牌、懸掛式看板、商品型錄及公司網頁、臉書粉絲團上大量使用與系爭商標相同之商標、圖樣、產品照片,主張寶O公司行為侵害香O兒集團所有系爭商標權,並有礙交易秩序及商譽。

二、法院見解

.一審法院見解

一審法院以「消費者角度」觀之,系爭廣告行為是否構成商標侵權,抑或為指示性合理使用。其判決理由中提及:「被告系爭行為⋯⋯整體觀之皆有明確且明顯標註「寶OPOYA時尚週年慶」、「POYA30th時尚週年慶」等清楚字樣,並佐以「立集抽經典CXXXXl」等文字以及該贈品之實際價格,使消費者得以明確認知系爭活動係提供香O兒正版產品作為抽獎禮物,即屬於利用香O兒商標指示香O兒產品,以表示被告本次週年慶活動之特性,而非將此作為商標使用,並無冒用香O兒商標造成消費者混淆誤認或掠奪香奈兒商譽等不正競爭之意思」。

三、二審法院見解

二審法院除以消費者客觀角度觀之外,尚從行為人主觀上是否有作為商標之,抑或為描述性、指示性之用,以判斷是否構成商標之合理使用。其判決理由中提及:「所謂符合商業交易習慣之誠實信用方法,係指以商業上通常方法使用之,在主觀上無作為商標之意圖,而將商標作描述性或指示性之使用,客觀上相關消費者未認知作為商標使用,其非藉由商標作為辨別商品或服務之來源。」。就此,二審法院仍認為寶O公司使用香O兒集團之商標,係為指示性之用,因而維持一審法院之判決。

肆、結論

實務對於指示性合理使用之案例不多,就此學者陳昭華[4]提出歐盟商標法第12條之規定,該條認為使用他人商標指示商品須具備兩個要件,其一係使用他人商標為指示具有必要性;其二,使用方法須符合正當之產業或商業習慣。至於本次商標法修法[5]對於指示性合理使用,加入「有無產生混淆誤認之虞」予以判斷,亦即如使用他人商標過程中,令消費者產生商品係來自他人的商標商品或是經同意贊助等關聯關係,有造成混淆誤認的可能,此種情形並不該當指示性合理使用。

綜上所論,指示性合理使用之認定雖須視未來立法之發展,但預見該法律要件再如何明確,仍須符合商業交易習慣之誠實信用原則。即有賴法院就具體個案兼顧商標權人、市場競爭與消費者利益予以權衡。

 


[1] 商標法修正部分條文修正草案公聽會議程資料。

[2] 呂靜怡,「指示性合理使用」的適用標準,全國律師,1047月,頁39

[3] 王德博,商標合理使用之判斷原則,智慧財產權月刊151期,1007月,頁31

[4] 陳昭華,以他人商標指示自己零件或配件用途之合理使用,月旦法學教室,20177月,頁30-31

[5] 商標法部分條文修正草案公聽會會議紀錄,19

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